Altura o Mérito inventivo

            Para que una invención sea patentable es necesario que, a la fecha de presentación de la solicitud, la solución que se desea patentar no se derive de manera evidente del estado de la técnica para una persona del oficio de nivel medio.

            La jurisprudencia nacional ha definido el mérito inventivo[1] como el carácter "sorprendente o inesperado" de la invención.[2]

            La doctrina en cambio se inclina por considerar a este requisito como el carácter "no obvio" de la invención. Esta concepción sería más amplia y coincidente con las definiciones del mérito inventivo contenidas en la legislación comparada, en la que este requisito se presenta con denominaciones tales como "altura inventiva", "actividad inventiva" o "no-obviedad" de la invención.

El requisito -quizás novedoso, legalmente, en Argentina- tiene larga recepción en otras latitudes, así la sección 103 USCode estadounidense establece que “A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described  as set forth in section 102 of this title, if the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was made” [3]. Se advierte que el mérito inventivo  se aprecia en forma negativa, es decir que se indica cuando una creación no satisface esta exigencia, y no a la inversa

            La persona del oficio en función de la cual se aprecia el mérito inventivo es un técnico en la materia de que se trate, con conocimientos medios (“persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente”, reza el artículo 4°, inciso d) de la ley 24.481), pero no especializados.

En cuanto al procedimiento para la determinación de la existencia del mérito inventivo, una vez establecida la novedad objetiva (diversidad o no-identidad con el estado de la técnica), es esclarecedora la metodología sostenida por la Suprema Corte de los EE UU, elaborada según los fallos recaídos en “Graham v. John Deere Co”, “Calmar, Inc. v. Cook Chemical Co.” y “Colgate-Palmolive Co. v. Cook Cheminal Co.” (383 U.S. 1 (1966): 1°) deben ser determinados el contenido y alcance del estado de la técnica; 2°) deben ser establecidas las diferencias entre el estado de la técnica y lo reivindicado como patentable; 3°) se debe resolver el  nivel de habilidad ordinaria en la técnica pertinente; y 4°) determinar, contra ese trasfondo, si el invento en cuestión es o no es obvio.

Sin embargo, no puede dejar de reconocerse que en la cuestión subyace una apreciación subjetiva y difícil, por lo que se han establecido algunas circunstancias que sin ser automáticamente decisivas, serán indicativas de que en el caso examinado hay mérito inventivo:

1.    que fuera necesario un trabajo en equipo y una investigación planificada, metódica y prolongada para alcanzar el invento en cuestión;

2.    si fuera necesario una serie de pasos concatenados para arribar al invento (también llamada teoría de los pasos múltiples);

3.    cuando satisface una necesidad largamente sentida, cuando soluciona un problema con éxito después de un búsqueda de varios años;

4.    cuando otros también se han ocupado del mismo problema resuelto por el invento y fracasaron;

5.    cuando sea recibido como sorprendente, hasta con escepticismo o incredulidad por la comunidad técnica;

6.    el enriquecimiento que trae aparejado el invento para el progreso técnico (el derecho alemán exigía ambos requisitos, es decir, el mérito inventivo y el progreso técnico, pero este último ha sido abandonado por la CPE);

7.    cuando el invento supera un prejuicio técnico generalizado; o,

8.    cuando la solución es alcanzada orientándose en un sentido divergente del señalado por el arte anterior.

El éxito comercial no es indicativo del mérito inventivo; tampoco un antiguo antecedente pero éste no puede ser descartado (como indicio de mérito inventivo) si ha habido una considerable actividad sobre el punto sin que se haya llegado a una solución satisfactoria, hasta la presentación del invento.

Hay ciertas categorías o tipos de inventos y ciertos dominios tecnológicos donde las dudas referidas al mérito inventivo se suscitan con mayor frecuencia:

a)    combinación y agregación: un invento consiste en una combinación cuando diversas características individuales sirven a un fin común, de modo que, en virtud de su efecto conjunto y recíproco, alcanzan un resultado técnico unitario (frente a ello se da una prevención apriorística en contra del invento), pero u resultado sinergístico es indicio fuerte del mérito inventivo, en estos casos.  En cambio, en la agregación, los elementos conservan su efecto específico sin que se produzca fusión funcional (aunque tampoco en estos casos se puede presumir una falta de mérito inventivo).

b)   equivalencia, sustitución de materiales y procedimientos químicos análogos: en el caso de la sustitución, ésta puede operar a nivel de elementos constitutivos o bien, limitada al específico contexto del invento en cuestión. En cuanto a la equivalencia, ésta es empleada tanto para determinar el alcance de la patente como para verificar la existencia del mérito inventivo cuando se produce en el particular contexto del invento y no puede ser generalizada (en algunos casos también para contemplar y evaluar la novedad objetiva, cuando la similitud funcional es absoluta y general). En los procedimientos análogos, los resultados técnicos alcanzados, la calidad de inesperados o sorprendentes son indicio del mérito inventivo si el producto obtenido luce características nuevas y valiosas.

c)    nueva aplicación: cuando la innovación consiste en la nueva función de un medio o procedimiento conocido, de modo que éste es aplicado a un nuevo fin o dentro de una esfera técnica diferente. El mérito inventivo -dada la virtualidad anticipatoria del estado de la técnica que comúnmente comprende todas las formas de aplicación de un producto o procedimiento al alcance del técnico medio- es difícil de juzgar; sin embargo, si el campo al que ha sido trasladado el conocimiento es completamente diverso o da lugar a un resultado distinto del que originariamente proveía, puede considerarse que hay mérito en el invento.

Finalmente, cuando en la legislación el mérito inventivo (o novedad intrínseca, originalidad) se distingue de la novedad (o diversidad extrínseca), ésta puede asumir acepciones más limitadas, de lo contrario -como es el caso de Argentina, bajo el imperio de la ley  111- la jurisprudencia y la doctrina, renuentes a introducir el concepto de mérito, lo exigen por vía del requisito de novedad absoluta o la infieren del concepto de invento.

Este Seminario forma parte de:

Proyecto de Investigación D 012 “Régimen jurídico de la conservación y de la gestión de la biodiversidad y del conocimiento tradicional asociado” acreditado en el Programa UBA C y T 2001-2002 resolución C.S. 5009/00

 Proyecto de Investigación TD 030 “Biodiversidad, Propiedad industrial y Comercio”  (Investigación concluida en 2000; Publicada I.S.B.N. 950-894-275-4, Editorial Ad Hoc S.R.L.).